Юридический ликбез: почему ритейлеру могут отказать в регистрации товарного знака и как устранить данное препятствие?

Начиная процедуру регистрации товарного знака, которая согласно ст. 1477 ГК РФ является обязательной, ритейлер может столкнуться с наличием сходного до степени смешения и уже зарегистрированного за другим предпринимателем товарного знака. В таком случае регистрация его товарного знака становятся невозможной, а дальнейшее использование обозначения может привести к судебному разбирательству.  

Под сходством до степени смешения понимают схожесть товарных знаков между собой, даже если у них есть отдельные отличия. Поскольку сходство до степени смешения может ввести потребителя в заблуждение относительно того, кто является производителем товара или лицом, оказывающим услуги, то оно запрещается законодательством Российской Федерации. 

Следует отметить, что невозможность использования сходных товарных знаков имеет отношение только к однородным товарам и услугам. Таковыми, например, будут считаться лаки и пасты для полирования, реклама и продвижение продаж для третьих лиц.

При подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака его владелец указывает перечень товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак будет использоваться. Этот перечень должен соответствовать Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которая состоит всего из 45-ти классов: 1-34 классы относятся к товарам, 35-45 - к услугам. Ритейлерам, в независимости от вида продаваемых товаров, необходимо отмечать еще и 35-ый класс МКТУ, так как он включает в себя услуги, относящиеся к рекламной, маркетинговой и торговой деятельности. Например, «распространение образцов», «продвижение продаж для третьих лиц», «услуги розничной продажи». 

Конечной целью аннулирования сходного до степени смешения товарного знака является регистрация и использование собственного обозначения. Существенной роли не играет, как была прекращена правовая охрана – полностью 35 класса МКТУ, в части услуг или же в части определенных товаров

В связи с этим, при наличии сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, ритейлеру будет вынесен отказ в регистрации его обозначения. 

Одним из способов решения данной проблемы становится аннулирование мешающего регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием.  Прекратить правовую охрану такого товарного знака можно как в отношении всех услуг 35 класса, так и их части. Кроме того, пока в судебной практике остается открытым вопрос о возможности аннулирования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ в части определенных товаров.

Гражданским кодексом РФ определено, что любое заинтересованное лицо вправе требовать аннулирования товарного знака другого предпринимателя, если тот не используется в течение 3-х лет. 

В связи с тем, что для подобной категории споров предусмотрен досудебный порядок урегулирования, сначала необходимо направить владельцу спорного товарного знака письменную претензию и предложить добровольно отказаться от прав на товарный знак или же заключить договор об отчуждении прав на товарный знак. Если полученный ответ будет отрицательным или не поступит вовсе, то к разрешению ситуации привлекается Суд по интеллектуальным правам.

Важным моментом в процессе судебного разбирательства для истца станет необходимость доказывания своей заинтересованности, то есть того, что он использует обозначение, схожее до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и досрочное прекращение правовой охраны такого знака восстановит его права и законные интересы. 

Свидетельствовать об этом будут web-сайт и вывески, на которых размещено обозначение, рекламно-информационные материалы, а также товарные накладные и платежные поручения, фиксирующие осуществление продажи третьим лицам. Кроме того, поданная ранее заявка на регистрацию товарного знака также является весовым доказательством заинтересованности. 

В случае, если ритейлер доказал свою заинтересованность в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, то, соответственно, спорный товарный знак будет аннулирован в отношении этих классов. 

Так, ритейлеру отказали в регистрации его обозначения, поскольку в отношении услуг «Продвижение продаж для третьих лиц» и «Услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35-го класса МКТУ товарный знак уже был зарегистрирован. Он принадлежал страховой компании, которая продажей товаров не занималась. После обращения ритейлера в Суд по интеллектуальным правам, правовая охрана спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ была прекращена. 

Такая ситуация случается, когда истец не смог доказать свою заинтересованность или же не заинтересован в аннулировании спорного товарного знака в отношении всех услуг 35 класса, либо ответчик подтвердил фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Так, ритейлер обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны препятствующего его регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. Ответчик смог подтвердить его использование при оказании «Сбора и предоставления статистических данных» 35 класса МКТУ, в связи с чем Суд аннулировал товарный знак только в части «Услуг снабженческих для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В МКТУ отсутствуют такой вид услуги как «Торговля», но есть близкие по значению формулировки – такие как «продвижение продаж для третьих лиц» или «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». 

Тем не менее, они не являются исчерпывающими и при составлении перечня товаров или услуг, в отношении которых запрашивается регистрация товарного знака, заявитель вправе указать товары или услуги прямо непоименованные в МКТУ, которые позволяют однозначно идентифицировать товары и услуги, уже присутствующие на рынке или только вводимые в гражданский оборот.  

Например, «Услуги по розничной, оптовой продаже товаров» или «Услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов». Кроме того, услуги 35 класса можно использовать с уточнение по ассортименту реализуемого товара или по сфере деятельности: «Услуги розничной продажи, осуществляемые универмагами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии», «Услуги розничной продажи товаров, осуществляемые парикмахерскими и салонами красоты» и пр.

Таким образом, правообладатель может добровольно ограничить услуги по продаже товаров определенным ассортиментом, и тем самым повысить вероятности регистрации своего знака. И он сможет избежать претензии в свой адрес в будущем, если подобное действие разрешено в добровольном порядке, отсутствуют разумные причины, по которым то же самое нельзя сделать посредством судебного решения.  Однако следует иметь в виду, что в последнее время Суд по интеллектуальным правам выступает против подобной практики. В ряде его решений было отмечено, что доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак. 

То есть, если услуга по продаже товаров заявлена без уточнения ассортимента, например, «услуга розничной и оптовой продажи товаров», то при представлении доказательств осуществления продажи каких-либо товаров сохранению подлежит правовая охрана товарного знака в отношении всей услуги.