Угон товарных знаков, или как защитить свой бизнес от перехвата

@Freepic
Рассказывает Надежда Курбатова, руководитель команды независимых юристов Zvezda-Astra, специализирующейся на защите ответчиков по искам по нарушению исключительных прав и авторских прав. 

Для предпринимателя название компании и товара, который он продает – это возможность выделиться среди конкурентов, запомниться клиентам и обеспечить себе устойчивые продажи в будущем. 

Все было бы хорошо, если бы не одно, но очень серьезное «но». Часто продавцы сталкиваются с проблемой «угона» своих брендов, когда название их раскрученного товара начинают использовать конкуренты. 

Как избежать этих очень неприятных ситуаций?

Сначала давайте разберемся, какие бывают обозначения с юридической точки зрения.

Коммерческое обозначение

Коммерческое обозначение товара – это используемое предприятием средство индивидуализации (рисунок, название и т.д.), не являющееся товарным знаком и не подлежащее включению в ЕГРЮЛ и учредительные документы. Коммерческое обозначение товара защищается исключительным правом, а правообладатель может указывать его на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет» (ст.1539 ГК РФ).  

Каких-либо действий по регистрации коммерческого обозначения не требуется. Его применяют для обозначения предприятий, например, магазинов и ресторанов (ст. 1538 ГК РФ), например, на вывеске указывают «Ресторан Поляна», так и для товаров.  

Существенным условием возникновения прав на коммерческое обозначение является его известность применительно к предприятию или товару в пределах определенной территории – к примеру, в рамках города или района.  

Охрана права на коммерческое обозначение

Права на коммерческое обозначение товара охраняются по аналогии с произведением (текстом, фотографией). Это означает, что вам для осуществления правовой защиты нужно доказать не только факт нарушения ваших прав, но и то, что вы являетесь правообладателем коммерческого обозначения, которое должно соответствовать всем требованиям закона. Зачастую, сделать это непросто. 

Да, коммерческое обозначение обладает определенными возможностями, но ограниченно: его нельзя продать, при размещении товара на маркетплейсах или иных сайтах может понадобиться доказать принадлежность коммерческого обозначения именно вам, а в случае, если вы захотите прибегнуть к судебной защите коммерческого обозначения, вам придется доказывать в суде, что вы являетесь правообладателем коммерческого обозначения, а оно соответствует всем требованиям закона.

Кому будет полезно коммерческое обозначение

Использование коммерческого обозначения оправдано в случае, когда вы только начинаете свой бизнес и еще не уверены в коммерческом успехе своего товара. Когда ваш товар становится востребован, риски незаконного использования вашего обозначения конкурентами вырастают в разы, но что более важно – появляется высокий риск попасть в поле зрения «патентных троллей», то есть лиц, которые зарегистрируют ваше коммерческое обозначение как товарный знак и привлекут вас к ответственности за незаконное использование вашего же коммерческого обозначения.

Защищенное название - зарегистрированный товарный знак

Товарным знаком в соответствии с положениями ст. 1477 ГК РФ признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Товарный знак защищается по правилам, установленным гл. 76 ГК РФ. 

В отношении товарного знака у вас есть значительный объем прав, вы можете делать с ним все, что угодно - продать, подарить, прекратить действие, размещать его на товарах, вывесках, любых документах. С юридической точки зрения, товарный знак может использоваться только правообладателем товарного знака (ст. 1484 ГК РФ), либо с его разрешения, а «угон» товарного знака является незаконным использованием чужого товарного знака. 

Вы можете защитить свои права в судах и в правоохранительных органах и получить компенсацию за его незаконное использование. Осуществить защиту товарного знака как перед контрагентами (маркетплейсами), так и в судах достаточно просто – нужно лишь доказать факт нарушения.

Самое важное, что мы должны знать и понимать - название компании или товара (бренд), если они зарегистрированы как товарный знак, являются товаром, хотя и несколько своеобразным, и могут принадлежать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или самозанятому гражданину. Товарным знаком можно пользоваться и распоряжаться на свое усмотрение. 

Итак, только регистрация товарного знака позволит защитить ваш бренд от «угона», «перехвата» и других посягательств. Однако только придумать и правильно зарегистрировать товарный знак недостаточно. 

Что нужно учесть при регистрации товарного знака

Требования к товарным знакам установлены положениями Ст. 1483 ГК РФ. Так, в соответствии с ней, товарный знак может быть зарегистрирован, если он:

● не является сходным до степени смешения с уже существующими зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, в отношении которых происходит процедура регистрации; 

● имеет достаточную степень различимости, то есть не состоит полностью из общеупотребимых слов и выражений; 

● не является названием или описанием товара, который будет маркироваться товарным знаком. 

Например, для товара, представляющего собой ортопедические матрасы, нельзя зарегистрировать товарный знак, состоящий только из текста «Ортопедические матрасы», или, нельзя зарегистрировать товарный знак, состоящий из слова «Бухгалтерия». Заключение о соответствии вашего товарного знака требованиям, установленным законом, и рекомендации по категориям, в которых целесообразно регистрировать товарный знак, может дать любой патентный поверенный.

Как зарегистрировать товарный знак

В случае, если ваше название (или графическое обозначение) соответствует всем требованиям, вам необходимо подать заявление о регистрации товарного знака и оплатить государственную пошлину за его регистрацию. Важна дата подачи заявления на регистрацию товарного знака – она является датой приоритета товарного знака в тех категориях, в которых он регистрируется, то есть, лица, подавшие заявку на регистрацию сходного с вами товарного знака в тех же категориях позже вас, рискуют получить отказ в регистрации своего знака. Также, с даты приоритета товарного знака никто, кроме вас, уже не вправе использовать ваш товарный знак, хотя вы еще не приобретаете права на него. 

После подачи заявления в ФИПС (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности») на регистрацию товарного знака оно пройдет две экспертизы – формальную на соответствие заявки требованиям закона и уплату государственной пошлины, и экспертизу самого товарного знака на его различительную способность. 

В случае успешного прохождения всех этапов, вы получите свое свидетельство на товарный знак, в котором будут указаны:

● сам товарный знак; 
● сведения о вас как о правообладателе; 
● дата приоритета;
● дата регистрации товарного знака.

Свидетельства на товарный знак выдаются в форме электронного документа с ЭЦП, а сам товарный знак с информацией о правообладателе и категориях, которые он защищает, вносится в соответствующий реестр на сайте Роспатента. 

Процедура регистрации товарного знака – очень дорогая (только государственная пошлина за регистрацию может составить несколько десятков тысяч рублей), требует привлечения специалистов для предварительной оценки товарного знака, а также занимает много времени – порой до 1 года. 

Сравнение коммерческого обозначения и товарного знака

	Плюсы	Минусы	Последствия
Коммерческое обозначение Для начинающего молодого бизнеса	Не требует регистрации и оформления Можно использовать на вывесках, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет"	Нельзя продать, заключить лицензионный договор Трудно доказать, что это обозначение принадлежит вам Для всех товаров применяется одно название	○       Стать жертвой патентных троллей: потерять бренд плюс отбиваться от исков в суде ○       Возможный отказ в признании вашего средства индивидуализации коммерческим обозначением ○       Потеря обозначения, если оно не используется в течение года
Товарный знак Для товаров/услуг, уже хорошо продающихся	○    Запрет на использование третьими лицами без разрешения правообладателя ○    Можно передавать права на использование ТЗ и получать доход ○    Можно привлечь к ответственности лиц, нарушивших исключительные права	Дорогостоящая и долгая процедура регистрации	○    Защита от «угона» бренда в суде с гарантированным выигрышем Дополнительный доход от «сдачи в аренду» ТЗ ○    Масштабирование бизнеса через лицензии и договоры коммерческой концессии(франшизы) ○    Повышение узнаваемости бренда ○    Быстрое удаление контрафактныых товаров маркетплейсами по заявлению

Ответственность за незаконное использование товарного знака

Итак, вам удалось зарегистрировать свой товарный знак и получить свидетельство. У вас появляется право на судебное преследование за его незаконное использование. Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ. 

Согласно ей, товары, на которых незаконно размещен товарный знак, является контрафактной продукцией и подлежит уничтожению, а правообладатель товарного знака может взыскать с правонарушителя возмещение убытков либо компенсацию в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо сумму от 10 000 до 5 млн руб. 

Также, незаконное использование товарного знака может образовывать состав административного правонарушения 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации» или ст. 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция». В некоторых случаях незаконное использование товарного знака может повлечь для правонарушителя административную и даже уголовную ответственность. Также, исходя из практики, маркетплейсы и сайты по размещению объявлений по запросам правообладателей удаляют товары с незаконно размещенными на них товарными знаками сами или сразу после поступления претензии от правообладателя.

---

Читайте также: Развитие в e-com вызвало рост судебных споров в сфере интеллектуальной собственности

---

Как защитить свои права на товарный знак

Защитить свой товарный знак можно несколькими путями:

● в административном порядке; 
● через обращения в государственные органы; 
● в судебном - через обращения в суд. 

Обращения в правоохранительные органы для привлечения лиц, незаконно использующих товарный знак, не самый эффективный способ защиты своих прав. Правоохранительные органы действуют не слишком быстро, и зачастую не усматривают в действиях нарушителей состава правонарушений. 

Наиболее эффективным способом защиты являются гражданско-правовые способы защиты, а именно – обращение в суд с требованием о выплате компенсации от 10 000 до 5 млн руб. и уничтожении контрафактных товаров. 

В судебной практике встречаются дела, когда суд взыскивает с нарушителя и большую сумму. Обратимся к судебной практике: дело А40-192739/21 – за нарушение исключительного права на товарный знак с «ТД «Массалия» в пользу правообладателя (индивидуального предпринимателя) взыскано 7 млн. рублей. По делу А40-158850/20 о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения; об обязании удалить сведения (с сайта в сети Интернет); об обязании изъятия из оборота и уничтожения за собственный счет контрафактного товара; о взыскании компенсации за использование товарного знака– суд взыскал 17,7 млн. рублей!

В случае обращения в суд с требованием возмещения убытков и компенсации вы, помимо морального удовлетворения, можете получить компенсацию своих убытков, а также обязать нарушителя уничтожить весь контрафактный товар.

План действий для защиты своих прав на ТЗ в судебном порядке

Для реализации гражданско-правового способа защиты своих прав необходимо сделать несложную подготовку. 

Ваши действия:

● сделать скриншоты контрафактных товаров, если они предлагаются к продаже маркетплейсом;

● совершить контрольную закупку, то есть приобрести контрафактный товар и сохранить все документы на товар, подтверждающие покупку, 

● направить досудебную претензию продавцу товара; 

● если требования досудебной претензии не удовлетворены, обратиться в суд за взысканием компенсации. 



Помните, права всегда на стороне тех, кто правильно защитил свой бренд и предпринимает усилия по его защите. 

А для наиболее эффективной защиты своих прав на товарные знаки с момента возникновения потребности в товарном знаке и до защиты его в суде – обращайтесь к юристам, специализирующимся на защите интеллектуальной собственности. 

Список законодательных актов:

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Надежда Курбатова, 
руководитель команды независимых юристов Zvezda-Astra,
специализирующейся на защите ответчиков по искам по нарушению исключительных прав и авторских прав. 

Для NEW RETAIL