Угон товарных знаков: как знакомые персонажи могут превратить вашу прибыль в убытки

Фото создано с использованием AI @Freepic
Рассказывает Надежда Курбатова, руководитель команды независимых юристов Zvezda-Astra, специализирующейся на защите ответчиков по искам по нарушению исключительных прав и авторских прав.

С детства каждого из нас окружают персонажи – из мультфильмов, сказок, фильмов, литературных произведений. Герои популярных произведений входят в нашу жизнь, мы начинаем воспринимать их как друзей. 

Мы безошибочно узнаем героев в любом формате, например, в виде изображений, по голосу, отрывкам музыкальных мелодий, крылатым фразам, присущим героям. Собственно, узнаваемость и любовь публики делает их популярными. А основа узнаваемости - подробно описанный внешний вид, поведение, черты характера, голос, походка, привычки, крылатые фразы. 

С точки закона авторские права распространяются на персонажи в отрыве от произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). Итак, все (или почти все) популярные персонажи являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, даже при использовании вне произведения. 

Любовь населения к популярным героям привлекает бизнес воспроизводить их образы в различных вариантах. Продавать ведь можно любые товары – игрушки, одежду, сумки, канцтовары… А торт с милыми героями мультфильмов на день рождения ребенка? Безусловно, любимые персонажи привлекут внимание покупателей, за чем последуют гарантированные продажи. Удачный выбор, скажете вы?

Но! 

Уверенный подъем продаж изделий с героями произведений может внезапно смениться таким же уверенным падением прибыли. Но не вследствие потери интереса публики к персонажу, а в результате получения судебного иска от правообладателя. 

До сих пор часть наших предпринимателей недостаточно задумывается о том, что использование персонажей из произведений несет серьёзную опасность для бизнеса. Конечно, только когда они используются без разрешения правообладателя, ведь это – нарушение закона. Я это знаю по количеству исков о защите исключительных прав на персонажей, для защиты от которых к нам обращаются ответчики. В группе риска среди предпринимателей – розничные продавцы, в особенности детских и подростковых товаров, мелкие производители сувениров, украшений, частные кондитеры. 

Что же нужно знать, для того чтобы не нарушать закон и принимать взвешенные решения об использовании персонажей произведений?

Давайте разберем. 

Как мы уже знаем, персонажи являются неотъемлемой частью произведения. Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 конкретизирует, в каких случаях на персонажа распространяются авторские права: 

1. Персонаж сохраняет свою узнаваемость в отрыве от всего произведения, 2. Он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора и выражен в объективной форме (отрисован, создан в объемной форме и т. д.). 

Эти условия должны действовать в совокупности. 

На популярных героев, которые являются предметом интереса со стороны бизнеса, правообладатели иногда регистрируют товарные знаки. В итоге персонаж защищен сразу двумя способами: как произведение и как товарный знак, и использование персонажа без разрешения правообладателя даже в одном товаре является сразу двумя правонарушениями (ст. 1301 и 1515 ГК РФ). И при получении иска придется отвечать сразу за два нарушения. 

Следует отметить, что ответственность за нарушение прав на персонажа, зарегистрированного в качестве товарного знака, гораздо строже, чем ответственность за нарушение прав на персонажа, охраняемого как произведение. Это обусловлено тем, что товарный знак зарегистрирован публично, и узнать о нем может любой желающий на сайте ФИПС. В то же время, ответственность за нарушение прав на персонажа, охраняемого как произведение, несколько мягче, так как имеется возможность доказать, что персонаж не является самостоятельным произведением, а также нарушитель мог добросовестно заблуждаться относительно него. 

Важно добавить, что не только персонажи, но и другие части произведения нельзя использовать без письменного разрешения правообладателя: «К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения, его персонажи, отрывки текста (абзацы, главы и т.п.), отрывки аудиовизуального произведения (в том числе его отдельные кадры)…» (п. 81 Постановления Пленума ВС РФ N 10). Поместить кадр из известного мультфильма у себя на сайте или рекламном буклете без разрешения– нельзя!

Можно ли использовать персонаж «частично»

Персонаж может быть описательным, то есть выраженным только словесно, письменно или устно, может быть в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др. (п. 82 Постановления Пленума ВС РФ N 10). Может присутствовать несколько характеристик персонажа одновременно. 

Воспроизведение даже одной любой характеристики персонажа, например, голоса, если он узнаваем, является правонарушением. То же относится к тексту, описывающему персонаж, и даже к частичному изображению, если по индивидуализирующим признакам можно узнать персонаж (силуэт, части одежды и т.п.).

Можно ли продавать персонаж, похожий на изначальный

«А что, если я выпущу и буду продавать не в точности исходного героя, а похожую на него игрушку (двух-, трехмерное или любое другое изображение)», - думает продавец. И вот в этом случае можно неожиданно для себя получить повестку в суд. 

Например, в деле А40-255572/2023 иск был предъявлен на неправомерную продажу мягкой игрушки в виде всем известного фантазийного существа. Ответчик продавал фигурку, похожую на оригинал, но с некоторыми изменениями и другого цвета. 

Оригинальный персонаж был защищен товарным знаком и являлся словесно-изобразительным обозначением. При сравнении изображений суд счел, что игрушка ответчика сходна до степени смешения с оригинальной, защищенной товарным знаком, и определил наличие вины ответчика в форме неосторожности.  Суд отметил, что ответчик имел реальную и объективную возможность для соблюдения законодательства, в том числе имел возможность проверить открытый реестр товарных знаков на сайте ФИПС, однако, не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению. 

Итак, при неполном совпадении объекта авторских прав и спорного объекта, если при первом впечатлении возникает узнавание оригинального защищенного объекта, это считается воспроизведением и при отсутствии разрешения автора является правонарушением (приказ Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 No 482). Другими словами, видоизменять персонажи нельзя, если они сохраняют узнаваемость. В нашем же деле на спорной игрушке была нанесена словесная надпись защищенного персонажа, что усугубило вину ответчика.  

Создание похожего персонажа, в котором прослеживаются черты, позволяющие узнать исходного героя, по сути является переработкой авторского произведения, что – абсолютно верно, составляет отдельное правонарушение: только автору или правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (пп. 1 и 9 п. 2 статьи 1270 ГК РФ). При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного), а также перевод на другие языки. 

Получается, если производитель, продавец или кондитер напишут имя персонажа на любом другом языке, кроме оригинального, это усугубит вину.

Схема «попадания» розничного продавца

По закону каждый производитель товаров с использованием чужих объектов авторских прав и/или торговых знаков должен обеспечить юридическую чистоту товаров и документации, заключив лицензионный договор с правообладателем. Если договор не заключен, то товар считается контрафактным (ст. 1515 ГК РФ). 

За продажу контрафакта накажут обе стороны: и производителя, и продавца. Продавца накажут, даже если он не знал, что товар контрафактный: «За нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара» (п. 8 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11). 

Часто розничные торговцы закупают товары на оптовых складах без каких-либо проверок лицензионной чистоты товара. Бывает и так, что производитель или первый продавец уклоняется от предъявления документов.

---

Читайте также: Угон товарных знаков, или как защитить свой бизнес от перехвата

---

Как узнать, имеет ли продавец право на реализацию товара с персонажем?

 
Можно поискать в открытом реестре ФИПС товарный знак, принадлежащий правообладателю, выпускающему мультфильм, там публикуются контакты лицензиаров - компаний, которые имеют лицензию на производство товаров с персонажами, с указанием товарных знаков. Можно позвонить непосредственно в студию и спросить про юрлицо, у которого вы хотите приобрести товар, есть ли у него лицензия. Можно задать вопрос юристу, специализирующемуся на авторских правах, или привлечь к проверке патентного поверенного.    

Некоторых героев можно использовать без запроса правообладателя. Посмотрите таблицу, возможно, ваш товар вы найдете здесь. 

Таблица 1. Каких героев можно использовать законно

Персонажи/произведения	Какой документ нужно проверить/Ссылка на законодательство
Герои произведений народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов	Не являются объектами авторских прав (ст. 1259 ГК РФ)
Герои произведений, автор которых умер более 70 лет назад. При этом нужно указывать имя автора и соблюдать неприкосновенность произведения (ст. 1282 ГК РФ)	Проверить авторство и даты жизни автора (ст. 1281 ГК РФ: Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора)
Персонажи в любом исполнении, если у продавца есть лицензионный договор на использование этого героя данным способом	Лицензионный договор должен содержать: 1) указание на персонаж, 2) номер патента, свидетельства; 3) способы использования персонажа (ст. 1235 ГК РФ). 4) перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (ст.   1489 ГК РФ)
Импортные товары с изображениями известных героев или в виде героев (игрушки, фигурки) при покупке у правообладателя	Сертификат соответствия Таможенного Союза (косвенный документ), советуем проверить на сайте Росаккредитации по его номеру
Персонажи, в отношении которого Вам неизвестен автор или правообладатель	Найти в интернете правообладателя, проверить документы, заключить лицензионный договор

Что еще полезно знать:

1. Один и тот же персонаж, выраженный в разной форме, например, в виде словесного описания и в виде изображения, может принадлежать разным правообладателям

2. Многие известные личности (актеры, певцы) зарегистрировали свое имя в качестве товарного знака

3. Правообладатель, получивший права на произведение от автора, может не иметь исключительного права на использование персонажей в отрыве от произведения 

4. На самозанятых распространяются те же законы и санкции

5. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права

Когда можно импортировать и перепродавать товары с персонажами (параллельный импорт) 

В тех случаях, когда вы ввозите товары с использованием персонажей из-за рубежа, вам необходимо получить согласие правообладателя на это. 

В случае, если импортный персонаж охраняется как произведение, он имеет такую же правовую охрану в РФ, как и персонаж, принадлежащий российскому правообладателю (п. 3 ч. 1 ст. 1256 ГК РФ и Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года, в которую вступила и до сих пор является участником Россия). 

Таким образом, все персонажи, принадлежащие иностранным гражданам, охраняются в РФ так же, как и принадлежащие российским гражданам, и иностранные правообладатели имеют полное право обратиться в российский суд с иском о защите прав на своего персонажа по тем же правилам, что и российские правообладатели. Недружественность страны происхождения правообладателя также не будет являться поводом к отказу в защите прав на произведения, по данному вопросу уже сформировалась судебная практика (нашумевшее дело «Свинки Пеппы» о нарушении прав на персонаж - А28-11930/2021).  

В случае, если персонаж охраняется также и как товарный знак за рубежом, то вам также необходимо согласие правообладателя на его использование. В силу положений ст. 1487 ГК РФ, установлено правило территориального (национального) исчерпания прав на товарные знаки. Это означает, что на территории РФ можно законно использовать товары, маркированные товарными знаками, только если они были введены в оборот на территории РФ с согласия правообладателя. 

Идея, что сейчас можно завозить любые товары с использованием объектов авторских прав и товарными знаками, вообще не верна. По общему правилу, параллельный импорт (то есть ввоз в РФ товаров с товарными знаками, легально введенными в оборот за пределами РФ и без согласия правообладателя на ввоз таких товаров в РФ), запрещен. 

Ввезти в РФ и использовать товары, маркированные товарными знаками, и не понести ответственности за них, вы можете только в отношении товаров, перечисленных в Приказе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

Внимание! Поскольку персонаж является не только товарным знаком, но и охраняется авторскими правами как произведение, даже попадание персонажа в список «параллельного импорта» не защищает вас от иска правообладателя о защите исключительного права на персонаж как произведение. 

Желаем вам безопасного и прибыльного бизнеса!

Надежда Курбатова, 
руководитель команды независимых юристов Zvezda-Astra,
специализирующейся на защите ответчиков по искам по нарушению исключительных прав и авторских прав.  

Для NEW RETAIL

Список использованных источников:

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 30.01.2024) 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 11.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 (ред. от 04.03.2021) "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

5. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года

6. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений" от 09.09.1886 

7. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532

8. Приказ Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 No 482